“특허 출원 시 너무 세세한 설명, 보장 범위 좁힐 수 있어”

[프레스나인] 특허 출원 과정에서 심사관과 커뮤니케이션에 주의를 기울여한단 전문가 지적이 나왔다. 특허 출원에만 몰두해 과도하게 자세한 설명이 이뤄진다면 자칫 특허 범위가 좁아지는 불상사를 맞이할 수 있단 것이다. 

더불어 업계에 주요 특허 분쟁이 발생했을 때 관련 법리에 대해 지속적인 관심을 가져야한다고 조언했다. 직접 분쟁이 휘말렸을 때 적절히 대응할 수 있단 것이다. 

박지웅 법무법인 디라이트 전문위원(변리사)은 8일 디라이트가 드림플러스 강남에서 개최한 ‘사례 분석을 통해 배우는 제약‧바이오 분야의 기술 수출(License-Out)과 특허의 핵심 이슈’ 세미나에서 최근 특허소송에서의 핵심 이슈 분석과 시사점에 대해 설명하며 이같이 밝혔다.

박 변리사는 특허를 출원할 때 명세서 작성과 심사관들과의 커뮤니케이션이 중요하다고 강조했다. 

특히 특허 명세서에 가능한 많은 실시예를 기재하라고 조언했다. 제약‧바이오 분야의 발명은 실험 과정과 그 결과 해석을 통해 완성되기 때문에 특허 명세서에 실시예의 기재가 중요하다. 실시예는 실험 결과와 그 결과의 해석으로 대부분 채워지며 연구 결과를 발표하는 논문에 기재되는 실험 내용과 유사하다. 

모든 실시예를 기재하기 현실적으로 어려울 경우 가능한 일반화할 수 있는 실시예를 포함시키라는 게 박 변리사의 설명이다. 

박 변리사는 “경쟁자를 위협할 수는 있는 넓은 특허가 보인다면 연구‧개발(R&D)과정에서 이를 얻을 수 있는 노력을 기울일 만 하다”면서 “특허권이 5년 연장되면 나중에 받을 수 있는 돈은 초기보다 더 많은 액수”라고 말했다. 

더불어 특허 심사 과정에서 심사관들과 신중하게 의사소통을 진행해야 한다고 조언했다. 

박 변리사는 “진보성 이슈와 관련해 자신의 발명을 너무 세세히 설명하고 구체화하면 특허 범위가 좁아질 수 있다”면서 “경쟁 기업들은 각 나라 특허 과정에서 우리 회사가 어떤 주장을 했는지 살펴본다. A국가에서 한 주장이 B국가에서 발목을 잡을 수 있다”고 귀띔했다. 

마지막으로 박 변리사는 항상 업계의 특허 분쟁에 관심을 기울이라고 했다. 

박 변리사는 “특허는 다이나믹한 분야다. 항상 이슈에 귀를 열어둬야 한다”면서 “분쟁이 있을 때 어떻게 법리를 만들고 발전시키는지 주시해야 나중에 적절히 대응할 수 있다”고 전했다.