변리사가 주는 바이오 특허 출원 꿀팁은
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변리사가 주는 바이오 특허 출원 꿀팁은
  • 최광석 기자
  • 승인 2022.09.29 06:00
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“전략적인 출원시점 검토로 이익 높여야”
해외 대리인 선임‧FTO 보고서 관리 조언

[프레스나인] 바이오기업들이 특허 출원 시점을 전략적으로 선택해야 한다는 전문가 조언이 나왔다. 단순히 연구 종료시점에 특허를 신청하기 보단 수익을 극대화할 수 있도록 가능한 특허 출원을 미뤄야 한다는 것이다. 

유병돈 기초과학연구원 연구지원본부 이노베이션팀 변리사는 28일 서울 코엑스에서 열린 세계 제약‧바이오‧건강기능 산업 전시회(CPHI)에서 ‘글로벌 바이오 IP 확보 최신 동향’ 발제를 통해 특허출원 시 유의사항 등을 설명하며 이같이 밝혔다. 

유 변리사에 따르면 지난 2020년 애브비의 휴미라(성분명 아달리무맙)는 전세계에서 204억900만 달러의 매출을 올렸다. 이를 원화(1400원)로 환산하면 약 29조원으로 매일 782억원의 매출이 발생한 것이다. 만약 애브비가 연구 내용을 최대한 보호하면서 특허 출원일을 늦췄다면 추가적인 배타적 이익을 얻었을 수 있었단 게 유 변리사의 설명이다. 

유 변리사는 “연구가 끝났다고 바로 특허 출원을 하는 게 아니다. 제품을 개발하고 사업화하는 데까지의 시간도 감안해야 한다”면서 “특허 출원 시기에 대해 면밀히 검토하고 명확한 기준을 가져야한다. 이에 따라 벌어들이는 수익이 달라진다”고 말했다. 

또 이 기간 중 연구내용의 우선권 확보를 위해 가출원(특허청구범위 제출 유예) 제도를 이용하라고 조언했다. 가출원은 특허 출원 시 청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 제출하고, 출원공개 전까지 최초 출원서의 발명의 상세한 설명의 범위 내의 청구범위를 기재한 보정서를 제출하는 방식이다. 

특허청구범위 기재를 유예해줌으로써 출원인이 보다 신속하게 출원을 하도록 유도하고, 일단 출원 해둔 다음 출원된 발명의 효용 등에 대해 검토할 시간을 줘 적은 비용으로 특허 유지 여부를 결정하도록 하는 것이다. 

유 변리사는 “중요한 연구 데이터가 나올 때마다 가출원을 진행하고 나중에 앞선 가출원 5개를 묶어서 정규 출원을 진행한 경우가 있다”면서 “다만 우리나라 가출원은 (내용이)공개될 수 있어 주의가 필요하다”고 귀띔했다. 

바이오 특허 출원 시 해외 대리인 선택에도 관심을 기울여야 한다고 했다. 미국, 유럽, 중국 등의 주요 국가는 국내 대리인의 도움과 별도로 현지 전담 대리인을 선임하는 게 효율적이란 것이다. 특히 해외에 제출할 서류를 현지 상황이나 절차에 맞게 작성‧번역할 수 있는 검수 시스템이 중요하다고 강조했다. 이밖에 원천 특허 및 후속 특허 확보 등의 유의사항으로 꼽았다. 

유 변리사는 또 특허 분쟁에 대비해 작성한 특허침해분석(FTO) 보고서를 가능한 회사 컴퓨터에 저장하지 말고 별도의 장소에 보관하라고 조언했다. 미국 기업과 분쟁이 발생할 경우 미국의 증거개시(Discovery) 제도가 적용될 수 있는데 이를 대비한 조치를 취해야 한단 것이다. 

유 변리사는 “우리나라는 개별 조사가 어렵지만 미국 디스커버리 제도가 적용되면 상대측 변호사가 회사로 찾아와 직접 증거 자료를 요구한다. 제출을 거부하면 소송에 불리하게 작용한다”면서 “FTO 분석보고서를 컴퓨터에 저장해선 안 된다. 가능한 FTO 보고서 흔적을 남기지 말아야 한다”고 말했다. 

유병돈 기초과학연구원 변리사 사진/프레스나인
유병돈 기초과학연구원 변리사 사진/프레스나인

 


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